SK케미칼 “2013년 수출 당시 특허만료…6년 지난 일”
노바티스 “대법원이 특허기간 연장해줘…손해감정해야”
[현대경제신문 이금영 기자] SK케미칼과 노바티스가 엑셀론패취 특허침해 소송에서 첨예하게 다퉜다.
SK케미칼은 노바티스의 특허가 만료된 상황에서 제네릭(복제약)을 출시해 손해배상 책임이 없다고 주장한 반면 노바티스는 제네릭 출시 이후 대법원 판결로 특허가 연장됐다고 맞섰다.
서울중앙지법 민사61부 심리로 지난 8일 열린 특허침해금지소송 7차 변론에서 SK케미칼의 변호인은 “이 사건의 시발점이 된 유럽 수출이 있었던 2013년은 노바티스의 엑셀론패취 특허 연장신청이 거부된 상태였다"며 "당시에는 적법행위였는데 노바티스는 6년 6개월이 지난 뒤 아무런 법적 근거 없이 특허침해를 주장하고 있다”고 주장했다.
이에 노바티스 변호인은 “이미 대법원 판결을 통해 특허청이 자사의 특허연장을 거절한 것이 이유가 없는 것으로 결론났다”며 “손해배상 액수를 따지고 회계 감정 신청도 해야 하는데 SK케미칼이 자료 제출을 거부하고 있다”고 맞섰다.
이 소송은 SK케미칼이 노바티스의 붙이는 치매치료제인 엑셀론패취의 제네릭을 개발해 시작됐다.
SK케미칼은 노바티스의 국내 특허기한이 만료되기 전인 지난 2010년 연구용으로 엑셀론패취의 제네릭인 SID710을 개발했다.
이후 2013년부터 유럽에서 판매하다 국내에는 ‘원드론패치’라는 이름으로 2014년 제품을 출시했다.
국내에서는 노바티스의 특허가 아직 유효했지만 SK케미칼은 노바티스를 상대로 3건의 특허소송을 내 2심에서 모두 승소하자 수출을 강행했다.
그러나 2017년 대법원이 특허소송 원심판결을 파기하고 노바티스의 승소 취지로 사건을 환송한 데 이어 2018년에는 특허기한 연장이 확정, 분위기가 노바티스에 유리하게 급변했다. 이에 노바티스는 SK케미칼의 특허 침해로 손해를 입었다며 이 소송을 냈다.
이날 변론에서 SK케미칼은 “노바티스의 엑셀론패취 특허권은 2012년 4월 존속기간이 만료돼 6년 6개월 뒤에야 사후적으로 존속기간이 800일 가량 연장됐다”며 “수출 당시에는 적법했던 행위를 사후에 특허 침해로 문제 삼는 것은 매우 이례적이고 특허 침해를 인정할 법적 근거가 없다”고 밝혔다.
이어 “노바티스는 특허 침해로 인한 손해액과 손해 발생에 대한 개연성을 입증하지 못하고 있다”며 “양측의 제품이 경쟁 관계에 있지도 않다”고 덧붙였다.
하지만 노바티스 변호인은 “SK케미칼이 윈드론을 외국에서 생산하고 외국에서 판매했으면 특허 침해가 아니겠지만 (SK케미칼은 윈드론을) 국내에서 생산하고 해외에 수출했다”이라며 “제조하지 못하도록 했음에도 계속 생산했다면 생산만 하더라도 손해배상 책임을 물을 수 있다”고 강조했다.
노바티스 변호인은 앞선 변론에 이어 이날 변론에서도 캐논의 프린터 토너 부품 특허소송에 대한 대법원 판례를 예로 들었다.
이 소송에서 캐논은 “국내 5개 기업이 자사의 레이저프린터 토너 기술을 도용했다”며 소송을 내 승소했다.
이에 재판부는 “캐논 사건에서 국내에서의 경쟁 관계가 없었어도 동일한 결론이 날 수 있냐”고 질문했다.
양측은 다른 답을 내놨다.
SK케미칼 변호인은 “특허권은 특허를 등록한 국가에서만 효력을 미치는데 캐논 사건도 국내에서 경쟁 관계가 있다는 사실을 전제로 손해 발생 사실이 입증된 것”이라며 “캐논 사건은 원고와 피고 모두 국내와 해외에 제품을 판매했고 이 사건은 원고 제품은 국내에 판매, 피고 제품은 해외에 수출된 것으로 경쟁 시장이 다르다”고 설명했다.
반면 노바티스 변호인은 “SK케미칼은 윈드론을 생산하고 해외에 수출해 이득을 얻었는데 국내에서 생산해서 수출했기에 경쟁 시장이 다르다고만 하고 있다”며 “캐논 판결이라는 선례의 존재 여부 상관없이 당연히 손해배상을 해야한다”고 반박했다.
이어 “앞서 재판부가 비슷한 선례가 있냐고 해 캐논 판결을 예시로 들은 것”이라며 “국내에 이미 특허권자가 있는데도 국내에서 제품을 생산해 해외에 수출한 행위 자체가 잘못”이라고 덧붙였다.
그러자 SK케미칼은 “그렇다면 생산 금지 처분만 했으면 되는 일”이라고 일축했다.
한편, SK케미칼은 엑셀론패취 특허기간 연장의 기준이 된 법률이 잘못됐다며 위헌심판제청도 제기했다. 이 청구가 받아들여지면 이번 소송은 SK케미칼의 승리로 끝난다.